IM Beschwerdeverfahren musste das Bundespatentgericht (AZ 28 W (pat) 532/21) über die Beschwerde gegen die Entscheidung des Widerspruchsverfahrens des DPMA entscheiden. Das jüngere Kennzeichen war nach Widerspruch in erheblichem Umfang gelöscht worden.
Diese Entscheidung stützte das Bundespatentgericht und führte dazu aus:
Im Ergebnis stehen sich mit „FRITZ“ bzw. „FRIttZ“ bzw. „FRIZ“ auf Seiten der angegriffenen Marke und „FRITZ als Widerspruchsmarke klanglich identische Marken gegenüber. Das Vorbringen der Markeninhaber, dass der Verkehr sich an der Grafik der Vergleichsmarken und nicht an den Wortbestandteilen orientieren werde, vermag nicht zu überzeugen. Insbesondere ist, wie bereits ausgeführt wurde, nicht davon auszugehen, dass die Wortbestandteile „FRITZ“ bzw. „FRITTZ/FRIZ“ im Hinblick auf die „Vielzahl entsprechender Wortbildungen“ oder aus anderen Gründen im Lebensmittelsektor kennzeichnungsschwach sind.
Die Beschwerdekammer (BoA) stellt fest, dass der Inhaber der Unionsmarke keine ernsthafte Benutzung der angefochtenen Unionsmarke für die von der Beschwerde betroffenen Waren wie Metalltüren, -fenster, -rahmen und -beschläge nachweisen konnte, und widerruft daher die angefochtene Unionsmarke (§ 25, 41, 43).
Sie hält die Beweise für unzureichend, um die Benutzung der Marke in der eingetragenen Form nachzuweisen, da sie nur Teile der Marke („QFORT“ oder „PANORAMA“) oder veränderte Versionen mit dem zusätzlichen Element „by“ und umgekehrten Wortelementen zeigen. Das Weglassen eines dieser Elemente verändert die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke gemäß Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a EUTMR, da ein unterscheidungskräftiges Element fehlt (§ 26, 32-33).
Darüber hinaus betont die Beschwerdekammer, dass die vorgelegten Beweise, bestehend aus Katalogen, Broschüren, YouTube-Videos, Rechnungen und Jahresabschlüssen, keine Benutzung in Bezug auf bestimmte Waren nachweisen konnten und dass es ihnen an überprüfbaren Daten, Vertriebsdaten oder Verbindungen zwischen Rechnungen und den relevanten Produkten mangelte. Darüber hinaus weisen die Verweise auf „SAS QFORT FRANCE” auf Rechnungen auf einen Firmennamen hin und nicht auf eine Markenbenutzung (§ 38-40).
Das Gericht (GC) bestätigt die Ablehnung des angefochtenen Zeichens aufgrund seiner mangelnden Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b EUTMR (§ 43) in Bezug auf die fraglichen Waren, bei denen es sich hauptsächlich um Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel und Getränke handelt.
Das Gericht stellt fest, dass der Wortlaut des angefochtenen Zeichens grammatikalisch gewöhnlich und unmittelbar verständlich ist und es ihm an jeglichem fantasievollen oder interpretativen Element mangelt, das die Waren von denen anderer Unternehmen unterscheiden könnte (§ 30). Es stellt ferner fest, dass die Verwendung unvollständiger Sätze in Werbeslogans unabhängig von den beworbenen Waren oder Dienstleistungen üblich ist (§ 23). Auch die schlichte grafische Darstellung in grauen Großbuchstaben und Standardschrift verleiht dem angefochtenen Zeichen keine Unterscheidungskraft (§ 41).
Daher kommt das Gericht zu dem Schluss, dass der englischsprachige Teil der Öffentlichkeit in der Europäischen Union das Zeichen nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren wahrnehmen würde. Vielmehr würde es ausschließlich als lobender Werbeslogan angesehen werden, der eine Wertangabe zu den jeweiligen Waren vermitteln soll.
Die Markenstelle des DPMA hatte im Widerspruchsverfahren für identische und ähnliuche Waren einen noch ausreichenden Zeichenabstand der Marken festgestellt.
Im Beschwerdeverfahren (AZ: 28 W (pat) 51/20) beurteilte das Bundespatentgericht die Verwechslungsfähigkeit der Zeichen jedoch anders und führte abschließend aus:
In der Gesamtabwägung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren kann in Anbetracht der hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit des prägenden Bestandteils „Papillon“ der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke „Papillio“ und unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr im Zusammenhang mit unterdurchschnittlich ähnlichen bis identischen Waren nicht verneint werden, so dass die Eintragung der angegriffenen Marke hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Waren der Klasse 25 „Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen“ nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu löschen ist.
Unter dem Aktenzeichen 30 W (pat) 553/23 hatte sich das Bundespatentgericht mit der Beschwerde gegen die Zurückweisung im Widerspruchsverfahren des Deutschen Patent- und Markenamtes zu befassen.
Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke “Hand in Hand zurück ins Leben Hamburg” war auf Basis der prioritätsälteren Wortmarke “ELELE – Hand in Hand zurück ins Leben” Widerspruch erhoben worden. Das DPMA hatte den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.
Im Beschwerdeverfahren stützte das BPatG diese Einschätzung und stufte den übereinstimmenden Wortbestandteil “Hand in Hand zurück ins Leben” als beschreibend und nicht unterscheidungskräftig ein.
Der Inhaber der Unionsmarke hat ausdrücklich eingeräumt, dass die angefochtene Unionsmarke ausschließlich angemeldet wurde, um die Antragsteller auf Nichtigerklärung daran zu hindern, ihre eigenen Marken eintragen zu lassen. Eine solche defensive Anmeldung ohne Absicht, das Zeichen in der EU zu verwenden, stellt prima facie unredliches Verhalten dar, das mit Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b EUTMR (§ 51, 91, 97) unvereinbar ist.
Die Beschwerdekammer (BoA) erinnert daran, dass eine böswillige Absicht vorliegt, wenn eine Anmeldung nicht mit dem Ziel einer fairen Wettbewerbsausübung, sondern mit der Absicht eingereicht wird, in einer mit redlichen Gepflogenheiten unvereinbaren Weise die Interessen Dritter zu beeinträchtigen oder das Markensystem zu missbrauchen (§ 62-63). Die Antragsteller auf Nichtigerklärung haben ausreichende objektive Anhaltspunkte vorgelegt, um die Vermutung der Gutgläubigkeit zu widerlegen, während der Inhaber der Unionsmarke keine plausible wirtschaftliche Rechtfertigung vorbringen konnte (§ 59).
Aus den Beweisen geht hervor, dass die Antragsteller auf Nichtigerklärung das Zeichen „VACUACTIVUS“ in den USA seit langem verwenden und registriert haben und dass der Inhaber davon Kenntnis hatte und auch von ihrem Versuch, den Schutz auf die EU auszuweiten. Die Beschwerdekammer betont, dass es keine objektive Rechtfertigung für die Anmeldung einer Marke gibt, die mit einer bereits im Ausland verwendeten und eingetragenen Marke identisch ist, zumal der Inhaber bereits durchsetzbare ältere Rechte besitzt, die als Widerspruchsgründe dienen könnten. Selbst wenn die Antragsteller auf Nichtigerklärung selbst in böser Absicht gehandelt hätten, rechtfertigt dies nicht das Verhalten des Inhabers, das weiterhin mit redlichen Gepflogenheiten unvereinbar ist (§ 91-99).
Dementsprechend bestätigt die Beschwerdekammer die Entscheidung der Beschwerdekammer und erklärt die EUTM in ihrer Gesamtheit für ungültig.
