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In der Beschwerdesache 30 W (pat) 20/04 hatte sich der 30. Senat des Bundespatentgerichtes mit der Verwechslungsfähigkeit der Marken VIDAC und HYDAC zu befassen.

Auf Basis der Wortmarke HYDAC (Registernummer: 2 026 593) war gegen die als IR Marke registrierte Wort-/Bildmarke VIDAC (Registernummer: 731 520) Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 9 IR hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Selbst bei einer zu Gunsten der Widersprechenden unterstellten rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke und Annahme einer beachtlichen Warenähnlichkeit sei der gebotene Abstand der Vergleichsmarken noch eingehalten.

Gegen diesen Beschluss richtete sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Das Bundespatentgericht hob die Entscheidung des DPMA auf und verweigerte der Marken VIDAC den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland.

Das Gericht führte aus:

Die jeweils zweisilbigen, aus fünf Buchstaben bestehenden Markenwörter stellen keine Kurzwörter dar (vgl. hierzu Ströbele/Hacker a. a. O.). Sie stimmen bei zudem gegebener gleicher Betonung und gleichem Sprechrhythmus in der zweiten Silbe ”DAC” – und damit in drei von fünf Buchstaben – überein. Zwar liegt das Augenmerk allgemein mehr auf den Wortanfängen.
Aber auch hier sind die klanglichen Unterschiede nicht ausreichend markant.
Wenn für die Widerspruchsmarke von der Aussprache des Buchstaben ”y” wie ”ü” – wie in Hymne, Hyper, Hydro – ausgegangen wird (vgl. auch Duden, Aussprache-wörterbuch S. 95), weisen die Vergleichsmarken (”i” gegenüber ”ü”) deutliche Annäherungen auf. Ebenso verhält es sich mit den Anfangsbuchstaben beider Marken. In den Buchstaben ”V” – gleich, ob ausgesprochen wie ”W” oder wie ”F” – und ”H” stehen sich klangschwache Konsonanten gegenüber, so dass sich auch inso-weit kein hinreichend verschiedenes Gesamtklangbild ergibt. Andere Aussprachemöglichkeiten, die zu einem ausreichend abweichenden Gesamtklangbild führen könnten – wie etwa englische Aussprache der IR-Marke und deutsche oder französische Aussprache der Widerspruchsmarke – sind von der Wortbildung her nicht nahe gelegt; die Markenwörter erscheinen nicht als Wörter fremder Sprachen.

Quelle: Bundespatentgericht

Im Schiedsverfahren vor dem Prager Arbitration Center standen sich in der Beschwerdeverhandlung um die Zuteilung der Domain kunst.eu zwei Markeninhaber gegenüber.

Erwin Kunst aus Salzburg, Inhaber der Europäischen Gemeinschaftsmarke KUNST (Registernummer: 003424603) führte die Beschwerde gegen die ebenfalls in Salzburg ansässige Internetportal und Marketing GmbH, die die Registrierung der Domain auf eine beim Benelux Markenamt registrierte Wort-/Bildmarke stützt.

Da der Domaininhaber bei Registrierung der Domain eine rechtskräftige Marke vorweisen konnte und auch keine Hinweise für eine Bösgläubigkeit bei Registrierung und Nutzung der DOmain vorlagen, wies das Schiedsgericht die Beschwerde zurück.

(Fall Nr.: 00227)
Erwin Kunst vs. Internetportal und Marketing GmbH

Im Schiedsgerichtsverfahren um die Domain yoga.eu hatte der Beschwerdeführer angeführt, dass die Registrierung der Domain nicht regelkonform erfolgt sei, da sich die geltend gemachte Marke noch in der Widerspruchsfrist befunden hätte.

Diesen Beschwerdegrund wies das Schiedsgericht zurück und führte aus:

Die vorliegende Beschwerde hat keinen Erfolg, da sich die Beschwerdegegnerin auf eine wirksame eingetragene Benelux-Marke für YOGA berufen kann, die für Telekommunikationsdienstleistungen Schutz genießt. Die von der Beschwerdeführerin angesprochene Möglichkeit eines Widerspruchsverfahrens gegen eine eingetragene Marke hat keinen Einfluss auf ihre Wirksamkeit.

(Fall Nr.: 00052)
Mr Matthew Keith Witts vs. Internetportal und Marketing Gmbh, Markus Koettl

In der Beschwerdesache 26 W (pat) 343/03 hatte der 26. Senat des Bundespatentgerichts zur Unterscheidungskraft der nachfolgend dargestellten 3D Marke (IR Marke 765 229) zu entscheiden.

Die Markenstelle für Klasse 28 IR hat durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes den Schutz für alle Waren der Klasse 28 mit Ausnahme von „jeux, jouets“ versagt wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mit der Begründung, der Endverbraucher werde in der IR-Marke einen gebräuchlichen Ski erkennen, der mit einer Bindungsplatte versehen sei und sich lediglich in der Wiedergabe der Ware selbst erschöpfe bzw. auf deren Bestimmung/Verwendungszweck hinweise. In Bezug auf die Waren, denen der Schutz versagt worden ist, zeige die Marke keine Eigenschaft, welche sich erkennbar von dem bekannten Formenschatz abhebe. Die Wölbungen, Rundungen und Vertiefungen dienten entweder nur der Zierde, der Stabilisierung bzw. der Verringerung des Luftwiderstands und oder der Erhöhung der Bindungsplatte, seien also technisch bedingt.

Gegen diesen Beschluss richtete sich die beim Bundespatentgericht eingelegte Beschwerde.

Der Senat urteilte:

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet, da der dreidimensionalen IR- Marke für die von der Markenstelle zurückgewiesenen Waren der Klasse 28 jegliche Unterscheidungskraft gemäß Art. 5 Abs. 1 MMA Art. 6 quienquies B Nr. 2 PVU i. V. m. §§ 152, 113, 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.
Unterscheidungskraft im Sinne der vorgenannten Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besitzt eine Marke nur dann, wenn sie geeignet ist, die Waren und Dienstleistungen, für die Schutz begehrt wird, als von einem bestimmten Unternehmen kommend zu kennzeichnen und diese Produkte und Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR, 2002, 804 Philips). Zwar darf die Prüfung bei dreidimensionalen Marken nicht strenger als bei den anderen Markenkategorien ausfallen (vgl. EuGH GRUR Int 2004, 631 TABS). Da aber davon auszugehen ist, dass der Verkehr in der Regel aus der Form der Ware oder aus der Verpackung gewöhnlich nicht auf die Unterscheidungskraft einer solchen dreidimensionalen Marke schließen wird, besitzt eine Marke nach ständiger Rechtsprechung des EuGH nur dann Unterscheidungskraft, wenn sie erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit ab-weicht (vgl. EuGH GRUR 2006, 235 Standbeutel). Die Warenform muss es dem Verkehr ermöglichen, die betreffenden Waren auch ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise sowie ohne besondere Aufmerksamkeit oder nä-here Prüfung von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Quelle: Bundespatentgericht

32 W (pat) 91/97

Leitsatz:
Taschenlampen II

Die Beachtung des Gemeinschaftsrechts und dessen Auslegung durch den Europäischen Gerichtshof hat Vorrang vor der Bindung des Patentgerichts an die einem Zurückverweisungsbeschluss des Bundesgerichtshofes zugrundeliegende Rechtsauffassung (vgl. EuGH Slg. 1974, 33 – Rheinmühlen-Düsseldorf). Dies gilt auch dann, wenn dem Zurückverweisungsbeschluss eine Vorlage des Bundesgerichtshofes an den Europäischen Gerichtshof vorausgegangen ist, sofern sich die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes im Nachhinein geändert hat oder in einem wesentlichen Punkt präzisiert worden ist.

Quelle: Bundespatentgericht

Urteil zur Taschenlampe als 3D Marke im Volltext.

Vor dem Schiedsgericht des World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Centers hat die DeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH aus Frankfurt die Domain gelbeseiten.com erstritten.

Im Verfahren berief sich die DeTeMedien auf die vierzigjährige Nutzung des Kennzeichens Gelbe Seiten, das durch mehr als 100 nationale, europäische und international registrierte Marken geschützt ist.

Die Domaininhaberin, die Gelbeseiten GmbH aus Lewes im US-Bundesstaat Delaware registrierte die Domain im September 1999 und änderte im Oktober 1999 ihren Namen in Gelbeseiten GmbH.
Die Domain wurde für eine deutschsprachige Webseite benutzt, die zur Bewerbung einer Pokerplattform diente.

Das Schiedsgericht entschied, dass die Kriterien für eine erfolgreiche Beschwerde seien und ordnete die Übertragung der Domain an.

Um die Übertragung einer Domain unter der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy zu erreichen müssen die folgenden Sachverhalte nachgewiesen werden:

1. Identität oder Verwechslungsfähigkeit von Domain und Marke

2. Fehlende Rechte / legitimes Interesse des Domaininhabers

3. Bösswillige Registrierung und Nutzung der Domain

(Fall Nr.: D2006-0358)
DeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH v. Gelbeseiten GmbH

Mehr zum UDRP Verfahren:
WIPO Guide to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) (Englisch)

ICANN UDRP auf Deutsch