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Auf dem Markenserviceblog beschäftigt sich RA Prehn mit derBGH Entscheidung (Az.: I ZR 70/11) den Kosten des hinzugezogenen Patentanwalts im Abmahnverfahren.

Endlich spricht der BGH mal Klartext. Insbesondere bei der Abmahnung durch einen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz ist es nicht ersichtlich, warum dieser noch einen Patentanwalt hinzuziehen soll. Jeder im Markenrecht tätige Kollege weiß doch, dass der Patentanwalt in aller Regel in der Vergangenheit nur seine Unterschrift unter die Abmahnung gesetzt hat und in der Sache nicht weiter tätig war. Die Instanzengerichte haben es jahrzehntelang über die analoge Anwendung zugelassen, dass hier eine durch nichts gerechtfertigte Bereicherung zu Lasten des Abgemahnten erfolgte. Oftmals gab es in solchen Fällen intern mit dem Abmahnenden die Absprache, dass die Patentanwaltskosten von ihm nicht zu tragen sind, wenn der Abgemahnte nicht zahlen kann. Es ist Zeit, dass diesen Praktiken ein Ende gesetzt wird. Es steht allerdings zu befürchten, dass die alte Richtergarde, die jahrzehntelang an diese Rechtsprechung gewöhnt war, weiterhin alle Augen zudrückt.

Die World Intellectual Property Organization WIPO hat die zweite Ausgabe einer neuen Publikation veröffentlicht – Madrid Highligts. Zur Ausgabe im PDF-Format.

Markenschutz bei Rufausbeutung

The fall-out from IP Translator: would scrapping Nice classification be a mercy blow?

BPatG: Robert Enke – Markenschutz von Personennamen Beschluss vom 27.03.2012 – 27 W (pat) 83/11

Erneut neues Logo für Petra Electric

BPatG: “Polo Club am Meer” ./. “BEVERLY HILLS POLO CLUB” – Keine Verwechslungsgefahr zwischen Wort-Bildmarken Beschluss vom 27.03.2012 – 27 W (pat) 598/10

Switzerland: another battle in the war over the Nespresso capsules

Kolumbien ist als 87. Staat dem Madrider Markensystem beigetreten. Das Abkommen wird in den südamerikanischen Land am 29. August in Kraft treten.

Quelle: WIPO

Die aktuelle Ausgabe der Alicante News ist erschienen und auf der Webseite des Harmonisierungsamtes abrufbar.

Quelle: HABM

Mitteilung Nr. 11/12

der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts über die Verwendung der Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation für die Eintragung von Marken, Urteil des EuGH vom 19. Juni 2012, C-307/10, IP-Translator

Vom 29. Juni 2012

Das DPMA begrüßt die Entscheidung des EuGH im Rechtsstreit IP Translator vom 19. Juni 2012, durch die der Gerichtshof klarstellt, dass die Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben sind, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den Umfang des Markenschutzes bestimmen können (Rdnr. 64).

Dieser Grundsatz wurde auch bisher schon vom DPMA beachtet und dementsprechend – auch im Falle der Verwendung von Klassenüberschriften durch die Markenanmelder – auf eine eindeutige Formulierung der Waren und Dienstleistungen hingewirkt.

Der Gerichtshof führt dementsprechend aus, dass eine Marke durch ihre Eintragung in ein öffentliches Register sowohl den zuständigen Behörden als auch der Öffentlichkeit, insbesondere den Wirtschaftsteilnehmern, zugänglich gemacht werden soll. Daher müssen zum einen die zuständigen Behörden hinreichend klar und eindeutig die von einer Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen erkennen können, damit sie in der Lage sind, ihren Verpflichtungen in Bezug auf die Vorprüfung der Markenanmeldungen sowie auf die Veröffentlichung und den Fortbestand eines zweckdienlichen und genauen Markenregisters nachzukommen. Zum anderen müssen aber auch die Wirtschaftsteilnehmer in der Lage sein, klar und eindeutig in Erfahrung zu bringen, welche Eintragungen oder Anmeldungen ihre gegenwärtigen oder potenziellen Wettbewerber veranlasst haben, um auf diese Weise einschlägige Informationen über die Rechte Dritter zu erlangen (Rdnr. 46-48). Der Gerichtshof erkennt in Übereinstimmung mit der diesbezüglichen Praxis des DPMA an, dass es Sache der zuständigen Behörden sei, im Einzelfall nach Maßgabe der Waren oder Dienstleistungen, für die der Anmelder den Markenschutz beantragt, zu beurteilen, ob diese Angaben den Erfordernissen der Klarheit und der Eindeutigkeit genügen (Nr. 55).
Folgerichtig betont der Gerichtshof, dass die Verwendung der Oberbegriffe der Nizzaer Klassifikation zur Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die der Schutz beantragt wird, zulässig ist, sofern diese Angabe hinreichend klar und eindeutig ist.

Wie die weitere Aussage des EuGH, bei Verwendung aller Oberbegriffe der Überschrift einer bestimmten Klasse der Nizzaer Klassifikation könne der Anmelder einer nationalen Marke klarstellen, dass sich seine Anmeldung auf alle in der alphabetischen Liste der betreffenden Klasse aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezieht (Nr. 64), mit den oben genannten Aussagen zu der Notwendigkeit der klaren und eindeutigen Formulierung der Verzeichnisse gerade im Hinblick auf die anderen Wirtschaftsteilnehmer in Einklang zu bringen ist, bedarf noch der Prüfung.

Quelle: DPMA