Author: Stefan Fuhrken

BPatG: SMILE :)

Aktenzeichen: 30 W (pat) 512/24
Entscheidungsdatum: 12. März 2026
Rechtsbeschwerde zugelassen: nein
Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

  1. Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind stets einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise.
  2. Zwar kann der Begriff „SMILE“ insbesondere bei Waren und Dienstleistungen aus dem Dentalbereich vor dem Hintergrund, dass diese ein möglichst makelloses, perfektes „Lächeln“ zum Ziel haben können, als werblich-anpreisender Hinweis verstanden werden (vgl. u.a. BPatG 25 W (pat) 6/13 – Ihr Lächeln ist mein Anliegen; 30 W (pat) 86/10 – perfect smile).
  3. Dies gilt aber nicht bei Waren und Dienstleistungen, die — wie hier u.a. Dienstleistungen des Garten- und Landschaftsbaus sowie darauf bezogene Einzel- und Großhandelsdienstleistungen — ihrem Gegenstand und Inhalt nach nicht unmittelbar dazu bestimmt sind, ein Lächeln hervorzurufen, zu verbessern und/oder zu optimieren. Es ist auch nicht ersichtlich, dass der inländische Verkehr außerhalb des Dentalbereichs allgemein an eine
    ausschließlich werbliche Verwendung des Markenworts „SMILE“ in Alleinstellung gewöhnt ist.

Quelle: BPatG

Umwandlung macht’s möglich – Priorität trotz Nichtigkeit

Quelle: EUIPO

Die frühere EU-Marke wurde durch das Urteil vom 17.05.2023, T?267/22, Acasa, EU:T:2023:268, für nichtig erklärt, das nach dem Beschluss vom 09.11.2023, C?443/23 P, Acasa, EU:C:2023:859, mit dem das Rechtsmittel für unzulässig erklärt wurde, rechtskräftig wurde. Der Widersprechende beantragte daraufhin am 7. Februar 2024 die Umwandlung dieser EU-Marke, was vom EUIPO am 23. Mai 2024 bestätigt wurde. Im Widerspruchsverfahren wies der Widersprechende darauf hin, dass die daraus resultierenden österreichischen und deutschen nationalen Marken die Grundlage des Widerspruchs bilden sollten.

Die Beschwerdekammer stellt fest, dass die Widerspruchsabteilung (WA) einen Fehler begangen hat, als sie den Widerspruch allein mit der Begründung zurückwies, dass die ältere EU-Marke erloschen sei. Wird eine ältere EU-Marke umgewandelt, können die daraus resultierenden nationalen Rechte an ihre Stelle als Grundlage des Widerspruchs treten. Folglich hätten im vorliegenden Fall diese nationalen Marken berücksichtigt werden müssen.

Dementsprechend wird der Beschwerde stattgegeben, die angefochtene Entscheidung aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen. Angesichts des wesentlichen Verfahrensfehlers wird die Beschwerdegebühr gemäß Artikel 33 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (EUTMDR) erstattet.

Quelle: EUIPO