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Auf Basis ihrer internationalen Markenrechte hat die Deutsche Telekom AG vor dem Schiedsgericht der World Intellectual Property Organization WIPO die Übertragung der Domain t-mobileinfo.com erwirkt.

Das Kennzeichen T-Mobile ist als Internationale Registrierung, Europäische Gemeinschaftsmarke und auch als US Marke registriert. Unter der Marke T-Mobile werden in 65 Staaten Telekommunikationsdienstleistungen erbracht.

Die Telekom legte Nachweise für eine böswillige Registrierung und Nutzung der Domain vor, die auch mangels Stellungnahme, der in den USA ansässigen Domaininhaberin, nicht entkräftet werden konnten.

Das Schiedsgericht ordnete die Übertragung der Domain an.

(Fall Nr.: D2006-1221)
Deutsche Telekom AG v. DotaCom Corporation

Der 29. Senat des Bundespatentgerichts hatte sich unter dem Aktenzeichen 29 W (pat) 123/04 mit der Beschwerde betreffend die Marke A1-Web (Registernummer: 398 70 815) zu befassen.

Die Wortmarke war vom Deutschen Patent- und Markenamt für die Dienstleistung „Telekommunikation“ der Klasse 38 eingetragen worden. Auf Basis der älteren Wortmarke A1 (Registernummer: 398 07 533), eingetragen in den Nizzaklassen 9, 38, 41 und 42, war der Eintragung widersprochen worden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 8. Mai 2002 zurückgewiesen. Trotz beachtlicher Nähe zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke und den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke bestehe keine Verwechslungsgefahr, da die Vergleichsmarken keine erheblichen Gemeinsamkeiten aufwiesen. Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 22. März 2004 den Erst-beschluss aufgehoben und die Marke 398 70 815 „A1-Web“ gelöscht, denn es bestehe zumindest die Gefahr, dass die einander gegenüberstehenden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Die ältere Marke sei in der jüngeren zum einen vollständig enthalten.

Gegen diesen Beschluss richtete sich die Beschwerde der Markeninhaberin.

Der Senat wies die Beschwerde zurück und führte zur Begründung seiner Entscheidung aus:

Eine unmittelbare schriftbildliche, klangliche oder begriffliche Übereinstimmung der Marken in ihrer jeweils eingetragenen Form besteht wegen des Bestandteils „Web“ in der jüngeren Marke nicht. Der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebliche Gesamteindruck kann aber bei mehrgliedrigen Zeichen durch einzelne Bestandteile geprägt werden. Dies setzt voraus, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2004, 598 – Kleiner Feigling).
Vorliegend wird die angegriffene Marke alleine durch die Buchstaben-/Zahlenkombination „A1“ geprägt, während der Bestandteil „Web“ vollkommen zurücktritt. Wie bereits ausgeführt, hat die Buchstaben-/Zahlenkombination „A1“ keinerlei beschreibende Bedeutung, im Gegensatz zum Markenteil „Web“. Dieser ist rein beschreibend als allgemein geläufige Abkürzung für das World Wide Web, das Internet, das im Rahmen der Telekommunikation eine entscheidende Rolle spielt. Die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise werden diesem Bestandteil daher keine eigenständig kennzeichnende Bedeutung beimessen. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass die beiden Bestandteile der jüngeren Marke durch einen Bindestrich miteinander verbunden sind. Da hierdurch kein erkennbarer Sinngehalt entsteht, bildet die jüngere Marke keinen Gesamtbegriff.

Da sich vorliegend mit „A1“ jeweils identische Zeichen gegenüberstehen, muss die Löschung des jüngeren Zeichens Bestand haben.

Quelle: Bundespatentgericht

Vor dem Schiedsgericht des Prager Arbitration Center bemühte sich die Stadtverwaltung Schwerin um die Übertragung der Domain schwerin.eu.

Die Domain war in der Sunrise Periode 2 von Herrn Dietrich Graf von Schwerin beantragt worden. An zweiter Stelle der Registrierungsliste rangierte die Stadt Schwerin, die ihren Antrag ca. fünf Wochen nach dem Domaininhaber stellte.

Nach Prüfung der erforderlichen Nachweise teilte die EURid die Domain dem Antragsteller Dietrich Graf von Schwerin zu.

Im Rahmen des ADR Verfahrens reichte die Stadtverwaltung ihre Anträge und Begründungen nicht in der erforderlichen Verfahrenssprache Englisch ein.

Das Schiedsgericht nahm die Stellungnahmen der Stadtverwaltung aus diesem Grund nicht zur Kenntnis und konnte auch auf Basis der englischsprachigen Stellungnahme der EURid keinen Verstoss gegen die Registrierungsbestimmungen feststellen.

Die Beschwerde wurde zurückgewiesen.

(Fall Nr.: 02466)
Stadtverwaltung Schwerin Hauptverwaltung vs. EURid

Vor dem Schiedsgericht der World Intellectual Property Organization WIPO hat die BASF AG aus Ludwigshafen die Domain styropor.com erstritten.

STYROPOR ist seit nahezu 50 Jahren eine eingetragene Marke der BASF. Im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes findet sich die Wortmarke STYROPOR mit Priorität vom 05.11.1958 unter der Registernummer 741179.
Die Marke beansprucht Schutz in den Klassen 01, 08, 12, 13, 16, 17, 19, 23, 29, 30, 32, 33 und 34.

Der koreanische Domaininhaber gab im Verfahren keine Stellungnahme ab. Das Schiedsgericht ordnete die Übertragung der Domain an.

(Fall Nr.: D2006-1058)
BASF Aktiengesellschaf v. Geunhee Yun

Die World Intellectual Property Organization WIPO informiert über den Beitritt Usbekistans zum Madrider Protokoll.

Das Madrider Protokoll wird in Usbekistan am 27. Dezember 2006 in Kraft treten.

Quelle: WIPO

Unter dem Aktenzeichen 26 W (pat) 158/04 hatte sich der 26. Senat des Bundespatentgerichtes mit der Anmeldung der Wortmarke mailing24 (Aktenzeichen: 302 55 704.0) zu befassen.

Die Marke war für die Dienstleistungen Marketing; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Wa-ren; Adressierung, Kuvertierung, Versendung, Beförderung und Zustellung von Briefen, Päckchen und Paketen für andere, angemeldet und von der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen worden.

Gegen diesen Beschluss richtete sich die nunmehr verhandelte Beschwerde vor dem BPatG.

Der Senat wies die Beschwerde zurück und führte zur Begründung seiner Entscheidung aus:

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin erweist sich als unbegründet. Der an-gemeldeten Marke fehlt in Bezug auf die in der Anmeldung aufgeführten Dienst-leistungen die notwendige Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

[…] Beide Markenbestandteile enthalten – jeweils für sich betrachtet – beschreibende Angaben in Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen, was der Anmelder auch nicht in Abrede gestellt hat. Während die Zahl “24” eine Verfügbarkeit für 24 Stunden am Tag und somit “rund um die Uhr” zum Ausdruck bringt (vgl. BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 207/01 – beauty24), stellt der Bestandteil “mailing” die Partizipform des auch deutschen Verkehrskreisen sehr geläufigen englischen Verbs “to mail” dar, das in der deutschen Übersetzung “(ab)schicken, aufgeben, zuschicken” bedeutet (Langenscheidts Handwörterbuch Englisch-Deutsch, S. 392 re. Spalte) und sowohl auf Briefe als auch auf Päckchen oder Pakete bezogen sein kann.

Entgegen der Auffassung des Anmelders weist die angemeldete Marke auch in ihrer konkreten Zusammensetzung keine Unterscheidungskraft auf. Bei einer Kombination von Wörtern, die für sich betrachtet Merkmale oder Eigenschaften der angemeldeten Waren/Dienstleistungen beschreiben, ist maßgeblich darauf ab-zustellen, ob die Marke in der Gesamtheit beschreibenden Charakter aufweist. Die bloße Aneinanderreihung beschreibender Bestandteile ohne eine ungewöhnliche, den beschreibenden Charakter der Einzelbestandteile aufhebende Veränderung, vermag die Schutzfähigkeit einer Marke nicht zu begründen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 – BIOMILD).

Quelle: Bundespatentgericht